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Fait ou fiction? Démystifier les mythes des brevets pour les chefs d'entreprise et de la technologie. | Smart & Biggar - JDSupra

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2020

Il existe de nombreuses idées fausses ou "mythes" sur les brevets qui ont trouvé leur place dans le discours populaire, allant du type d'innovations brevetables à l'importance de posséder et de protéger votre propriété intellectuelle (PI) en utilisant brevets. Ces mythes incluent "Vous ne pouvez pas breveter un logiciel", "J'ai un brevet sur mon produit, je suis donc autorisé à vendre mon produit" et "Vous ne devriez obtenir des brevets que si vous êtes prêt (et pouvez vous permettre) de poursuivre quelqu'un en justice. s'ils les enfreignent ». Malheureusement, de nombreuses entreprises ne parviennent pas à obtenir des droits de brevet sur une propriété intellectuelle de valeur ou ne parviennent pas à identifier, reconnaître et atténuer les risques liés aux brevets, en partie parce qu'elles s'appuient sur ces mythes. Cela peut conduire à des opportunités manquées ou pire, entraîner une responsabilité accrue résultant de litiges en matière de contrefaçon de brevet.

Dans cet article, nous aborderons cinq mythes courants sur les brevets pour aider les chefs d'entreprise et les responsables technologiques à mieux distinguer les faits de la fiction et à prendre des décisions éclairées pour protéger les investissements réalisés dans l'innovation.

  1. Mythe du brevet n° 1 : si j'obtiens un brevet pour mon invention, je peux automatiquement commercialiser des produits et/ou des services incorporant mon invention sans me soucier des brevets détenus par d'autres.
  2. Mythe du brevet n° 2 : Vous devez disposer d'un prototype fonctionnel avant de déposer une demande de protection par brevet.
  3. Mythe du brevet n° 3 : Un brevet ne vaut l'investissement que si vous êtes prêt et disposez d'un budget alloué pour poursuivre ceux qui enfreignent vos brevets.
  4. Mythe du brevet n° 4 : le « logiciel » n'est pas brevetable.
  5. Mythe du brevet n° 5 : certains secteurs technologiques évoluent si rapidement qu'au moment où vous obtiendriez un brevet sur votre innovation, elle sera obsolète.

Les mythes contre les faits

Mythe n° 1 : si j'obtiens un brevet pour mon invention, je peux automatiquement commercialiser des produits et /ou des services incorporant mon invention sans se soucier des brevets détenus par d'autres.

Les faits : Un brevet permet uniquement au titulaire d'empêcher d'autres personnes d'utiliser l'invention brevetée sans consentement, mais ne permet pas au titulaire du brevet d'utiliser l'invention en relation avec des brevets antérieurs détenus par d'autres.

L'obtention d'un brevet ne signifie pas que les produits ou services incorporant l'invention ne sont pas limités par des brevets antérieurs détenus par d'autres. Un brevet vous permet uniquement d'empêcher les autres d'effectuer ce que les revendications spécifiques de votre brevet couvrent. Pour évaluer si la pratique de votre invention entre dans le champ d'application de brevets détenus par d'autres, et donc si vous êtes libre de fabriquer, d'utiliser et/ou de vendre vos produits ou services, il est important de rechercher des brevets antérieurs pour avoir une idée de ce que sont les brevets. actuellement en vigueur qui pourraient être pertinentes pour vos activités commerciales prévues.

Par exemple, un nouveau brevet pour un patin à roues alignées avec frein, en supposant que la nouveauté de l'invention réside dans la présence du frein dans le patin à roues alignées, donnerait à son propriétaire le droit d'empêcher les autres de fabriquer en -patins en ligne avec freins. Néanmoins, si quelqu'un d'autre détient un brevet antérieur valide sur un patin à roues alignées de base, le titulaire du nouveau brevet pour un patin à roues alignées avec frein n'aurait pas le droit de fabriquer et de vendre un patin avec frein sans avoir obtenu au préalable un licence sur ce brevet antérieur. En d'autres termes : l'objectif d'un brevet est uniquement de vous permettre d'empêcher des tiers d'utiliser votre invention, telle que définie par les revendications spécifiques de votre brevet, sans votre consentement ; il ne vous permet pas d'utiliser votre invention en relation avec des brevets détenus par d'autres sans leur consentement.

Cela signifie que, même si vous avez un ou plusieurs brevets qui couvrent des aspects de votre produit commercial, il est toujours important d'effectuer une recherche de brevets pour comprendre quels brevets détenus par d'autres pourraient présenter un risque de contrefaçon. Idéalement, cette recherche devrait être effectuée tôt, par exemple pendant la phase de développement de votre produit, pour identifier les risques potentiels avant que des investissements importants ne soient réalisés. Dans certaines situations, cela peut également signifier une gestion proactive de ces risques, ce qui peut être réalisé grâce à une variété de moyens - par exemple en concevant autour des brevets pertinents détenus par d'autres, en cherchant une licence pour utiliser certains brevets et éventuellement en obtenant un avis juridique de non-contrefaçon. Ce type d'exercice, qui peut être réalisé en plusieurs étapes et à des moments différents, est parfois qualifié d'évaluation de « Freedom-to-Operate (FTO) » ou de « Market Clearance ».

Réalité ou fiction ? Démystifier les mythes des brevets pour chefs d'entreprise et de la technologie. | Smart & Biggar - JDSupra

Comprendre la pertinence d'un brevet nécessite d'interpréter le langage de ses revendications et, à moins que vous ou un membre de votre équipe n'ayez de l'expérience dans la lecture et l'interprétation des revendications de brevet, il est généralement conseillé de faire appel à un agent de brevets qualifié ou à un avocat spécialisé en brevets pour fournir conseils au cours de ce processus.

Mythe n° 2 : vous devez disposer d'un prototype fonctionnel avant de déposer une demande de protection par brevet.

Les faits : Il n'y a aucune obligation légale qu'il y ait un prototype fonctionnel de votre innovation avant de déposer une demande de protection par brevet. Cependant, dans les systèmes de brevet « premier déposant », celui qui dépose une demande sur une innovation est le premier à remporter la course pour obtenir le brevet sur cette innovation. Le temps presse souvent !

Pour obtenir une protection par brevet, il vous suffit d'avoir décrit votre invention de manière suffisamment détaillée pour permettre à une personne compétente dans le domaine de votre technologie (c'est-à-dire "une personne qualifiée dans le domaine") de pouvoir la mettre en pratique. Cela signifie que, tant que vous pouvez préparer une description appropriée de votre invention, vous pouvez déposer une demande de brevet bien avant la construction d'un véritable prototype.

En outre, dans pratiquement tous les pays qui ont des lois locales réglementant l'octroi ou l'application des brevets, les brevets sont accordés à la première personne qui dépose une demande sur une innovation, et non à la première personne à inventer. Pour cette raison, le dépôt précoce d'une demande de brevet est souvent essentiel dans des domaines hautement innovants, en particulier lorsque plusieurs acteurs travaillent activement pour trouver des solutions techniques au même problème.

Dans les domaines concurrentiels où la technologie est essentielle et où le niveau d'activité en matière de brevets est élevé, retarder le dépôt d'une demande peut avoir des conséquences coûteuses. En attendant, non seulement vous risquez de ne pas obtenir une large protection par brevet, mais vous pouvez également être empêché de commercialiser votre innovation si d'autres personnes dans votre domaine déposent des demandes de brevet sur une technologie similaire à la vôtre avant de déposer votre demande ou de divulguer votre innovation.

Pour cette raison, il est important d'être conscient du niveau d'activité en matière de brevets et de la culture de protection des brevets des secteurs et des marchés dans lesquels vous opérez et de planifier en conséquence pour être compétitif sur le plan commercial tout en limitant l'exposition aux risques liés aux brevets.

Mythe n° 3 : un brevet ne vaut l'investissement que si vous êtes prêt, et si vous disposez d'un budget alloué, à poursuivre ceux qui enfreignent vos brevets.

Les faits : les brevets sont un actif stratégique doté d'une valeur commerciale qu'une entreprise peut utiliser comme levier lorsqu'elle s'engage auprès d'investisseurs, d'employés, de sous-traitants, de fournisseurs et d'autres partenaires commerciaux.

Bien que les litiges puissent dans certains cas jouer un rôle stratégique dans le soutien des objectifs commerciaux, les brevets et autres droits de propriété intellectuelle ont une valeur commerciale et de nombreuses utilisations potentielles au-delà de l'application par le biais de litiges. Ces utilisations comprennent l'attraction de capitaux pour la croissance des investisseurs, la fourniture de garanties pour garantir le financement par emprunt, l'amélioration du bilan et de l'évaluation d'une entreprise, l'établissement de la confiance des acheteurs et des consommateurs, la facilitation des collaborations avec des partenaires et/ou la fourniture d'une base pour l'octroi de licences, la coexistence et/ou accords de licences croisées, entre autres exemples.

L'un des principaux objectifs et avantages de la protection par brevet est d'aider à établir plus clairement les limites de propriété de la propriété intellectuelle pour la technologie détenue par l'entreprise par rapport à celle détenue par d'autres parties prenantes, y compris les employés, les sous-traitants, les partenaires commerciaux et les fournisseurs. Ainsi, non seulement le dépôt d'une demande de protection par brevet aide à sécuriser la valeur associée à la technologie en faveur du titulaire du brevet, mais le faire en combinaison avec des accords et des contrats comprenant des dispositions de propriété intellectuelle appropriées réduit souvent la probabilité de litiges de propriété plus tard lorsque la technologie a mûri et a acquis un certain niveau de succès commercial.

En outre, le fait d'avoir un portefeuille de brevets solide dans un espace commercial peut avoir un effet dissuasif sur les autres qui cherchent à faire appliquer leurs propres brevets dans ce même espace commercial et peut ainsi réduire le risque que vous soyez entraîné dans un litige coûteux à l'avenir. point dans le temps. Bien que l'obtention d'une protection par brevet implique certaines dépenses, celles-ci sont minimes par rapport au coût d'un litige juridique.

Mythe n° 4 : le "logiciel" n'est pas brevetable.

Les faits : bien que le code logiciel en lui-même soit protégé par le droit d'auteur et non par des brevets, la fonctionnalité mise en œuvre par un logiciel peut être protégée par un brevet, à condition qu'elle soit nouvelle, non évidente, utile et conforme aux autres exigences légales. .

Depuis plus de 30 ans, la question de savoir si un logiciel est brevetable fait l'objet d'un débat, et la conclusion est claire : les innovations logicielles sont brevetables. Alors que certains points de débat entourant les logiciels et les brevets subsistent, ceux-ci ont tendance à moins se rapporter à la question plus large de « le logiciel est-il brevetable ? » et se concentrer plutôt sur des questions plus spécifiques telles que « que faut-il pour qu'une invention mise en œuvre par logiciel soit considérée comme brevetable ?

Les logiciels informatiques jouent un rôle clé dans de nombreuses innovations précieuses. Par conséquent, il est essentiel de comprendre ce qui peut être considéré comme éligible au brevetage et ce qui ne le peut pas. Alors que le code logiciel réel en soi est protégeable par le droit d'auteur et non par des brevets, la fonctionnalité mise en œuvre par logiciel peut être protégée par un brevet, à condition qu'elle soit nouvelle, non évidente, utile et conforme aux autres exigences légales. Voici des exemples de solutions mises en œuvre par logiciel qui peuvent être des candidats appropriés pour la protection par brevet : les processus utilisés pour résoudre un problème spécifique, certaines fonctionnalités fournies via une interface utilisateur graphique (y compris les applications de commerce électronique), les solutions basées sur l'IA aux problèmes pratiques, les systèmes de contrôle et d'autres solutions mises en œuvre par ordinateur. À l'inverse, des formules mathématiques simples et des algorithmes qui ne sont pas appliqués pour résoudre un problème pratique ne peuvent pas être brevetés.

Mythe n° 5 : Certains secteurs technologiques évoluent si rapidement qu'au moment où vous obtiendrez un brevet sur votre innovation, celle-ci sera obsolète.

Les faits : choisir les bonnes fonctionnalités innovantes à protéger, se concentrer sur les avantages commerciaux/utilisateurs, qui ont une durée de vie plus longue que des solutions techniques très spécifiques, et inclure dans le document de brevet des descriptions de réalisations alternatives et des prévisions raisonnables quant à la façon dont la technologie peuvent varier/évoluer, sont essentielles pour « pérenniser » votre portefeuille de brevets.

Bien que, dans certains secteurs, la technologie évolue rapidement et que de nouveaux produits sortent tous les quelques mois, le problème sous-jacent et la nouvelle solution apportée par la technologie restent souvent relativement constants sur plusieurs versions.

Les questions importantes que vous devez vous poser lorsque vous envisagez une protection par brevet incluent : (1) Quel est le problème auquel la technologie s'attaque, (2) À quoi ressemblera la technologie à l'avenir afin de continuer à résoudre le problème, et (3 ) Comment articuler mon innovation en termes larges « problème/solution » ? Les réponses à ces questions vous aideront à choisir ce pour quoi demander une protection par brevet et vous aideront à préparer et à demander un brevet plus susceptible de rester pertinent à travers les divers modes de réalisation de l'invention à l'avenir.

Choisir les bonnes fonctionnalités innovantes à protéger, en se concentrant sur les avantages commerciaux/utilisateurs, qui ont une durée de vie plus longue que des solutions techniques très spécifiques, et inclure dans le document de brevet des descriptions de réalisations alternatives et des prévisions raisonnables quant à la façon dont la technologie peut varier/ évoluer, sont essentiels pour « pérenniser » votre portefeuille de brevets. Par exemple, dans le cas d'un logiciel, bien qu'une version logicielle donnée ne puisse inclure qu'un nombre limité de fonctionnalités en raison des contraintes de temps et de ressources de programmation, l'équipe de conception a généralement déjà pensé à des fonctionnalités supplémentaires qui seront incluses dans les versions futures. Étant donné que, comme mentionné ci-dessus, un prototype fonctionnel n'est pas nécessaire pour déposer une demande de brevet, les caractéristiques d'une version actuelle du logiciel, ainsi que les futures versions potentielles (y compris les fonctionnalités qui n'ont atteint que la planche à dessin), peuvent être inclus dans la même demande de brevet à condition qu'une description appropriée puisse être préparée.

Bien que travailler avec un agent de brevets qualifié est conseillé dans tous les cas lors de la rédaction d'une demande de brevet, pour les innovations dans des secteurs en évolution rapide, travailler avec un professionnel des brevets qui comprend votre technologie et est capable de travailler avec vous pour extrapoler et rendre compte les variations futures peuvent jouer un rôle particulièrement important dans la prolongation de la durée de vie utile de votre brevet.

Conclusion : Il est essentiel d'avoir une compréhension claire des faits relatifs aux brevets

Les chefs d'entreprise et autres décideurs des secteurs à forte technologie doivent être conscients des faits liés aux brevets et de la valeur stratégique de la propriété intellectuelle pour prendre des décisions commerciales éclairées. S'appuyer sur les mythes des brevets peut entraîner des occasions manquées et, à l'occasion, une responsabilité accrue lorsque les risques liés aux brevets ne sont pas gérés de manière appropriée.